De 2 de outubro de 2019 a 27 de janeiro de 2022, foram certificados 267 pedidos pelo INPI-BR como administração de origem. No mesmo período, foram realizadas 23.517 designações (57.358 classes) ao Brasil via protocolo de Madri; os Estados Unidos lideram o ranking dos países de origem, com 6.050 designações.
A contratação de um profissional especializado em propriedade intelectual é recomendada, pois este poderá revisar a solicitação à luz das leis e práticas brasileiras. É importante lembrar que a notificação da existência de uma oposição é apenas publicada na Revista da Propriedade Industrial (RPI) e nenhuma comunicação é enviada ao titular (ou representante) da inscrição internacional por intermédio da Secretaria Internacional.
O Instituto brasileiro já publicou 10.230 decisões e 588 exigências acerca de inscrições que designam o Brasil. Após analisarem estas exigências, Dra. Sonia Carlos Antonio e Dr. Rafael Garutti, sócios do escritório CNV Advogados, destacam os seguintes tópicos como mais relevantes para que sejam evitadas complicações no Brasil.
1. Classificação
Mais de 30% das exigências de designações brasileiras são referentes à classificação. O Brasil segue a classificação internacional de NICE e, por isso, recomendamos a utilização dos itens constantes neste classificador ou, pelo menos, utilizá-los como indicador, pois especificações compostas por termos demasiadamente vagos, imprecisos, incompreensíveis ou incorretos podem causar exigências.
Por exemplo, o item “produtos de diagnóstico para uso médico” abrange itens contidos na classe 10 (aparelhos de diagnóstico para uso medicinal) e na classe 5 (preparações para diagnóstico para uso medicinal). Neste caso, a expressão “produtos” torna a especificação genérica, sendo necessário esclarecer o tipo ou a natureza do produto de diagnóstico, não apenas a sua finalidade (uso médico), por isso, é importante utilizar uma descrição mais assertiva.
Outros exemplos neste sentido são: “produtos de higiene”, “acessórios”, “sensores”, “fabricação e produção sob encomenda de terceiros”, “serviços de varejo”, “serviços comerciais”, “serviços de atacado”, “provimento de podcasts” e “informações sobre instalação, limpeza, reparo e manutenção”.
Além disso, no que tange ao produto “software” na classe 9, recomendamos a adição do qualificativo “baixável” para que não seja necessário reapresentar a especificação corrigida.
Por fim, muita atenção à palavra “certificação”! Recomendamos a utilização de “controle de qualidade”, “validação” ou “avaliação de conformidade”, pois o termo “certificação deve ser usado somente quando se referir a um pedido de marca de certificação no Brasil.
2. Nome e endereço do Requerente
O binômio Razão Social/Endereço é decisivo para identificação de requerentes estrangeiros no INPI-BR. Caso haja divergência entre o nome/endereço do requerente da designação e um pedido ou registro já existente no Brasil, é possível esperar uma exigência para esclarecimentos.
Para responder à eventual exigência neste sentido, é possível realizar uma alteração de nome/endereço ou, alternativamente, apresentar documentos demonstrando que as empresas fazem parte de um mesmo grupo econômico, pois de acordo com o Parecer INPI/PROC/DIRAD nº 12/2008, é possível a convivência de marcas semelhantes de empresas pertencentes ao mesmo grupo. Importante destacar que não são aceitas meras declarações ou apenas o fato de ambas as sociedades possuírem os mesmos sócios e que é vedada a dualidade de marcas.
Assim, caso o requerente já possua marcas no Brasil, é aconselhável analisá-las e já providenciar ajustes antes da designação, a fim de evitar exigências.
3. Ilicitude
De acordo com o Art. 128 §1º da LPI, as pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente. O Manual de Marcas do INPI descreve que, no caso de especificação contendo produtos ou serviços considerados ilícitos pela legislação brasileira ou quando houver dúvida quanto à sua ilicitude, será formulada uma exigência para que o requerente esclareça sua licitude regularidade, substitua por itens lícitos compatíveis com a classe reivindicada ou remova os itens considerados ilícitos.
Esclarecemos que, caso ocorra a substituição de produtos ou serviços, o pedido será republicado e caso a especificação seja formada unicamente por produtos ou serviços ilícitos, o pedido já poderá ser indeferido.
Como exemplo de ilicitude, temos a Lei No. 9.215 de 30/04/1946, a qual proíbe a exploração de jogos de azar no país. Foram observadas designações que sofreram exigência por abrangerem “jogos de azar ou apostas” em diversas classes, tais como: 09, 28, 35, 38 e 41.
Atualmente, sete produtos de Cannabis apenas com fins medicinais estão aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no Brasil. Por isso, exigências têm sido exaradas em marcas que descrevem itens como maconha, canabinóides, cannabis, cânhamo, canabidiol (CBD) e/ou tetrahidrocanabinol (THC).
Outros produtos ilícitos também podem gerar exigências, a saber: cocaína, estricnina, ópio, clorofórmio, esteroides, curare e narcóticos.
4. Nome Civil e Pseudônimo
De acordo com o Artigo 124, incisos XV e XVI, da Lei da Propriedade Industrial, não são registráveis como marca nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores.
Por isso, o INPI-BR exara exigências para que o requerente comprove ser titular (ou possuir autorização) do nome civil ou do pseudônimo, apelido, assinatura, etc.
5. Marcas tridimensionais
Alterações em uma marca na inscrição internacional não são permitidas, conforme dispõe a seção 81.02 do Guide to the International Registration of Marks. Assim, a imagem da designação brasileira deve ser idêntica à da inscrição internacional.
Apesar de problemas na nitidez, apresentação de publicações ou variações da marca, rasuras na imagem e, ainda, diversas vias de uma marca tridimensional na mesma imagem não ensejarem exigência formal no Brasil, durante o exame de mérito, o INPI-BR poderá solicitar vistas adicionais do objeto requerido como marca tridimensional, a fim de que seja possível visualizá-lo de todos os ângulos (exemplo: vistas lateral, superior, inferior e em perspectiva).
Também, o Instituto poderá solicitar esclarecimentos de como o objeto requerido desempenha papel de marca para todos os produtos/serviços descritos na especificação, ou seja, como o objeto será utilizado como marca.
Importante mencionar que não é requerida a prova de uso, mas a demonstração de como o sinal é aplicado aos produtos/serviços do pleito, para que a distintividade seja analisada. Portanto, quanto mais precisas forem as vistas, mais chances de evitar exigências.
